OEM（Original Equipment Manufacturer）意为涉外定牌加工企业或涉外贴牌代工企业。涉外定牌加工是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。
 
　　在涉外定牌加工模式下，当国内企业被国外商标权人委托生产并用于出口的商品所使用的商标与国内商标权人在中国具有注册商标专用权的商标相同或近似时，国内企业生产、出口相关产品的行为是否构成商标侵权，在我国法律界一直存在争议。司法机关对相关争议的判决也显示出平衡各方的法益的考量，从而在不同时期出现观点上的波动。
 
　　一、2015-2019年最高人民法院观点
 
　　在2015年 “莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害‘PRETUL’商标案”（PRETUL案）中，最高人民法院认为被诉涉外定牌加工行为并不构成商标使用行为，因此不构成商标侵权：首先，被告人所进行涉外定牌加工的产品并不在中国市场上销售，涉案标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与原告生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性，不具有识别商品来源的功能。因此，被告所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。其次，判断是否构成商标侵权要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。
 
　　同样地，在2017年 “江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷”（东风案）一案中，最高人民法院延续了这一观点，出于保护正常贸易与竞争秩序的考量，在再审判决书中指出：“考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示被告接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对原告的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定涉外定牌加工侵害了原告的商标权。”最高人民法院表达的这一保护国内涉外定牌加工产业价值取向也被各地人民法院所采纳，一段时期内，涉外定牌加工一度成为商标侵权的豁免事由。
 
　　二、“本田案”中的观点转向
 
　　然而，最高人民法院在 2019年裁判的“本田技研工业株式会社、重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷”一案中，判决被诉涉外定牌加工行为构成商标侵权，表现出了一种观点的转向。
 
　　关于被诉涉外定牌加工行为是否构成商标使用行为，最高人民法院在经济全球化的背景下，对前述“PRETUL案”中的认识作出了更新：“在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的‘商标的使用’”。
 
　　对于“足以引起相关公众混淆”中“相关公众”的认定，最高人民法院认为，“本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于‘贴牌商品’也存在接触和混淆的可能性。”
 
　　而关于被诉涉外定牌加工是否构成商标侵权的认定，最高人民法院认为：“商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权本质上就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。从法律规定来看，商标侵权行为的归责原则应当属于无过错责任原则，且不以造成实际损害为侵权构成要件。前述商标法规定的‘容易导致混淆的’一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。”
 
　　关于注册商标权利的地域性问题，最高人民法院明确：“对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓‘商标使用授权’，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。”
 
　　“本田案”中，在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，面临着经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势下,最高人民法院以保护知识产权为导向，明确指出“不能把某种贸易方式（如涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。”
 
　　“本田案”中表达的思想也成为了下级法院处理涉外定牌加工案件时的纲领，涉外定牌加工不再是商标侵权的“免罪金牌”。人民法院在“本田案”后的裁判中，对被诉涉外定牌加工行为多基于与上述最高人民法院的说理相同的考量，对其作出侵权的认定。
 
　　值得注意的是，部分判例中，国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身是否已尽到合理的审查或注意义务也是法院审查的重点之一。例如，在“沧州渤海防爆特种工具集团有限公司与天津易嘉维国际贸易有限公司侵害商标权纠纷”一案中，北京知识产权法院指出：被告在接受境外公司的委托生产被控侵权产品时，“应负有审慎必要的注意义务，未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，仍构成侵权。”由于涉案商标知名度较高，且原被告曾参加同一展会与项目，被告理应知悉原告涉案商标，却仍在被控侵权商品上使用与涉案商标近似的标识，“难谓善意”，被法院认定侵犯了原告的商标权。
 
　　三、个案裁量中的不侵权情形
 
　　在个案裁量中，部分OEM商标侵权纠纷由于其案件中的特殊情形而被法院认定为不构成商标侵权。法院主要基于诚实信用原则，对国内商标权人诉讼请求的权利基础进行审查。原告所主张权利的商标是在知晓国外权利人具有在先使用的相同或相近似商标的情形下，在国内恶意注册的商标，原告行使商标权的方式有违诚实信用原则，不具有正当性，因此被告行为不构成商标侵权。
 
　　例如，在山东省青岛市中级人民法院2021年审理的“唐山市金网渔业用品股份有限公司、上海溪晋塑料科技有限公司侵害商标权纠纷”一案中，法院认为，被告自2016开始经授权合法使用境外商标权人的“GRUNT”标识，而原告在2018年在国内申请注册“GRUNT”商标前已经与被告具有业务往来，知晓被告对该商标的使用情况，明知他人商标存在仍就同一种商品申请注册与他人在先使用的未注册商标近似的商标，本身行为缺乏正当性，有违诚实信用原则，因此原告的诉讼请求不能成立。截至本文发出时，本案所涉的原告商标状态为“撤销/无效宣告申请审查中”。
 
　　上海市浦东新区人民法院2021年审理的“开平市飞辰汽配实业有限公司与上海洁顺滤清器有限公司侵害商标权纠纷案”与浙江省宁波市北仑区人民法院2020年审理的“深圳市时代威科焊接科技有限公司与浙江劳士顿科技股份有限公司侵害商标权纠纷案”基于与上述案件相似的理由，认为原告的诉讼请求“于法无据，于情不容”，作出了驳回原告诉讼请求的判决。此两案中原告注册商标状态均为“撤销/无效宣告申请审查中”。
 
　　一个较为典型的案例是浙江省高级人民法院于2022年裁判的“莱州宝亿机械有限公司与苏州润君贸易有限责任公司侵害商标权纠纷案”（JURATEK案）。首先，法院明确诚实信用原则在商标权的取得和使用过程中的基本原则和指导地位，认为“作为商标权主体，在商标权的取得和使用过程中，应当遵循诚实信用原则，违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，不正当地行使商标权的行为属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。”
 
　　本案中，法院从四方面判定原告宝亿公司有违诚实信用原则。第一，境外商标权人优瑞特克公司在境外使用“JURATEK”系列标识并进行了相关商标注册，其与境内涉外定牌加工企业进行了业务合作。第二，宝亿公司在知晓优瑞特克公司和其“JURATEK”系列标识的情况下申请注册并使用与该标识相同或近似的商标，“在主观上难谓善意”。第三，宝亿公司并未培养涉案商标商誉，具有攀附优瑞克公司商誉的行为。第四，宝亿公司同时还申请注册了多个与其他国家和地区知名汽车零配件品牌相同或近似的商标。综上，原告宝亿公司行使涉案商标权的方式有违诚实信用原则。
 
　　其次，法院也对被告润君公司尽到审慎合理的注意义务的行为作出了评价。润君公司在接受境外商标权人优瑞特克公司的定牌加工委托前赴英国考察了该公司总部并审核了该公司核心商标“JURATEK”等相关证书权利，其在接受委托时履行了适当的审查和注意义务。
 
　　综合以上情况，法院认为原告诉讼请求缺乏正当性基础，驳回了原告的诉讼请求。目前，原告注册商标状态为“撤销/无效宣告申请审查中”。
 
　　本案中，浙江省高级人民法院法院指出：“涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。”
 
　　本案虽然对涉外定牌加工行为作出了不侵权的判定，却并非是对“本田案”中最高人民法院传达精神的背离，而是从另一个角度明示了在国内商标权利人违反诚实信用原则且被诉侵权涉外定牌加工公司进到审慎合理的注意义务的情况下，涉外定牌加工可能不构成商标侵权，对国内恶意抢注商标并提起商标侵权诉讼的行为作出了规制，保护了涉外定牌加工企业的正常经营。本案对涉外定牌加工商标权纠纷案件的审查提供了明确的指引与解决方案，与“本田案”形成了互补。其中心思想与“本田案”是同样的，即“应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，促进外贸产业的规范健康发展。”
 
　　本文撰稿人：徐则
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